Ao apreciar pedido de antecipação de tutela, nem o juiz nem o tribunal
estadual podem negar proteção a uma marca, patente ou desenho
registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com
base apenas em alegação de invalidade de registro, não declarada pela
Justiça Federal.
A conclusão é da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), entendendo que devem ser considerados válidos
os registros emitidos pelo órgão, até decisão judicial em contrário.
A
questão teve início quando uma empresa de materiais eletrônicos do
Paraná entrou na Justiça com ação de abstenção de uso de desenho
industrial e marca cumulada com pedido de indenização contra outra
empresa, que estaria comercializando produtos que conteriam imitações de
marca e desenho desenvolvidos por ela.
Os objetos de imitação
seriam o desenho industrial de chaveiro contendo alarme antifurto para
automóveis e uma marca desenhada em peças com letras e números. Foi
requerida antecipação de tutela.
O juiz deferiu a liminar,
determinando a imediata suspensão da comercialização de tais bens, sob
pena de multa diária, e ainda busca e apreensão das peças, moldes e
demais implementos necessários à sua produção, nas dependências da ré – a
qual recorreu, com agravo de instrumento, para o Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR).
Enormes prejuízos
Em sua
defesa, sustentou que e a Lei 9.279/96 prevê quatro formas de proteção à
propriedade intelectual: patente de invenção, modelo de utilidade,
desenho industrial e marca. Argumentou que, apesar de o deferimento de
registros de patentes de invenção e de modelos de utilidade, por sua
importância econômica e suas peculiaridades técnicas, ser precedido de
minucioso estudo preliminar pelo INPI, o registro de desenho industrial
não carece de tamanha formalidade.
Segundo o advogado, tal
registro estaria, portanto, passível de oposição de terceiros pela via
judicial, tanto em ação de nulidade quanto em matéria de defesa em
processos judiciais em que se discute contrafação. Para a defesa, não
haveria nem originalidade, nem novidade no desenho registrado, atributos
indispensáveis de um desenho industrial registrável.
Quanto à
marca, alegou que a combinação de letras e números discutida seria mera
referência, diferente de marcas. Sustentou, por fim, que, na dúvida
quanto à possibilidade de proteção à marca e ao desenho discutidos,
seria impossível a concessão da tutela, que poderia trazer enormes
prejuízos ao seu comércio.
O TJPR deu provimento ao agravo para
revogar a antecipação de tutela, entendendo que, se há dúvidas e são
necessárias provas de que o desenho é original ou de natureza técnica, a
alegada titularidade exclusiva fica comprometida. Inconformada, a
empresa que detém o registro recorreu ao STJ.
Violação de lei
A
Terceira Turma deu provimento ao recurso, entendendo que, sem a
discussão administrativa, ou judicial perante a Justiça Federal, com a
participação do INPI na causa, os registros emitidos pelo órgão devem
ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.
“Não
faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via
principal, seja prevista uma regra especial de competência e a
indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento
incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma”,
afirmou a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso.
“Ao
reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJPR violou a
regra do artigo 57 da LPI (Lei da Propriedade Industrial)”, acrescentou.
A ministra observou, ainda, que tais considerações não
inviabilizam o exercício de eventual direito do réu de utilizar o
produto alegadamente copiado, caso seu registro seja nulo, bastando que
proponha, perante a Justiça Federal, a competente ação de nulidade,
requerendo, conforme o caso, antecipação dos efeitos da tutela.
“Assim,
seu comportamento seria lícito na origem e protegido por uma tutela de
urgência emanada da autoridade competente”, ressaltou.
Ordem invertida
Segundo
a relatora, a ré inverteu o caso: em vez de obter prévia proteção,
investiu no suposto ilícito, já que contrário ao registro do INPI,
criando um fato consumado. Tal atitude, para a ministra, transferiu ao
titular do registro do desenho industrial todo o peso de requerer uma
antecipação de tutela, tendo ele – supostamente a vítima da contrafação –
de comprovar a verossimilhança de seu direito, a intensidade de seu
prejuízo e assim por diante.
Ao dar provimento ao recurso, a
ministra assinalou que, ao comercializar o produto registrado por outro,
sem prévia autorização judicial, é perfeitamente possível que o suposto
contrafator desenvolva clientela e tenha, na alegada contrafação,
parcela considerável de sua receita de vendas. “O juiz não pode se
impressionar por esse fato, sob pena de ficar com as mãos amarradas para
a repressão de um ilícito”, acrescentou.
Para a ministra, a
alegação de que a suspensão da comercialização do bem impactaria
demasiadamente a receita da empresa recorrida apenas demonstra o tamanho
do risco de irreversibilidade fática, caso se mantenha a violação do
direito do titular dos desenhos industriais.
“Autorizar que o
produto seja comercializado e apenas depois, em matéria de defesa numa
ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafeitor,
implica reverter a ordem das coisas”, concluiu Nancy Andrighi.
Disponível em: http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=105414
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